主动修改与超范围-非创造性案例连载11

“墨盒案”是指专利权人为日本精工爱普生（下简称爱普生），专利名称为《墨盒》，专利申请号为00131800.4的中国发明专利，2000年10月30日，精工爱普生以99800780.3号发明专利申请为母案，提出了一项分案申请，即本专利；

本专利的公开文本的权利要求共计12项，在该发明进实审时，爱普生提出了主动修改，将原先的12项权利要求修改为 66 项权利要求，典型的不讲武德；

并且在母案申请中只有记载“半导体存储装置”，但在主动修改的时候，爱普生却在权利要求书出现了“记忆装置”以及“存储装置”；

爱普生还在意见陈述中指出：“'记忆装置'是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”，该专利于2004年6月23日获得了授权；

墨盒案中至少要关注两个问题：

1、将“半导体存储装置”修改为“存储装置”和“记忆装置”是否超范围？意见陈述中的内容可否作为修改不超范围的依据？

2、主动增加权利要求项数要不要补交附加费？

接下来，我们在了解一下案件简介后解答上述问题，案情略复杂，小丁尽量简化；

案件简介

墨盒案所要解决的问题是提高打印机的打印质量，如下图所示的打印机结构，控制器通过柔性电缆与打印头连接，打印头里面放置墨盒，现有技术中提出了改善油墨特性和打印驱动方式来改善打印质量；

在该案的背景技术中描述到：“上述同时改善油墨特性和打印驱动方式不太现实，因为打印设备必须带回到生产厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”，为此现有技术中提出了一种解决方案，把半导体存储装置装在墨盒上，通过墨盒与控制器连接，这样就既可以改变油墨质量又可以更改驱动程序了；

在该案的背景技术中又描述到：“在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极...，但在更换墨盒的时候容易出现半导体数据接触不好，数据丢失或者无法读出的问题”（下划线部分为母案及分案公开文本中仅有的两次出现“存储装置”的地方，均在背景技术中）

墨盒案的技术方案如下图所示，其在墨盒的后侧面装了个电路板；

在盛放墨盒的打印头后侧壁上安装了一触点机构，触点机构一面与后侧的控制器电路板连接，另一侧与安装了半导体装置的电路板连接，这样，在将墨盒安装在打印头机构上时，控制器即可与墨盒上的电路板电连通，实现对打印驱动程序的读取，减少了现有技术中读取失败的现象；

下面，就来看一下该案的无效过程，无效请求人以修改超范围请求该案无效；

无效阶段

复审委认为，判断该专利是否修改超范围的关键在于“存储装置”和“记忆装置”是否属于可根据原说明书和权利要求书中的“半导体存储装置”直接且毫无疑义的确定的内容；

由于整个说明书都是针对半导体存储装置来描述本发明的，原说明书和权利要求书中并不涉及其他类型的存储装置，因此，“存储装置”和“记忆装置”并不能从原说明书和权利要求书中直接且毫无疑义的得出，所以超范围；

爱普生认为：原说明书背景技术部分有记载“存储装置”这个词语，从上述内容可以直接并毫无疑义地确定，本专利的“存储装置”指的就是“半导体存储装置”；

复审委没有接受爱普生的观点，认为背景技术中记载的“在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极...”中的存储装置是半导体存储装置的简称，而存储装置包含了所有的除“半导体存储装置”以外的其他存储装置，本专利的原说明书和权利要求书均未涉及“存储装置”和除“半导体存储装置”以外的其他存储装置，因此将半导体存储装置修改为存储装置超范围；

对于记忆装置，爱普生认为：相关权利要求中描述的“记忆装置”指原说明书中描述的“半导体存储装置”与“电路板”的组合。

对此，复审委认为，记忆装置本身并没有这个含义，而且专利公开文本中权利要求权利要求12中出现了记忆装置，权利要求13对记忆装置进行了限定：“所述记忆装置包括一个基片，在所述基片的一个面上设置有一个存储装置”，可见，“记忆装置”并非象专利权人所声称的那样是指“‘半导体存储装置’与‘电路板’的组合”。综上所述，权利要求1－40均不符合专利法第33条的规定，墨盒案被宣告无效；

专利权人不服提起上诉，北京市第一中级人民法院维持了专利复审委的无效决定，专利权人依然不服，上诉至最高院；

北京高院观点

北京高院认为，在判定是否修改超范围时，还需要关注修改后的技术方案是否构成新的技术方案；

原说明书和权利要求书其他部分均使用“半导体存储装置”，仅在背景技术部分记载“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”，本领域技术人员在阅读说明书和权利要书后可以毫无疑义的确定，本专利是在“半导体存储装置”的意义上使用“存储装置”的，修改前后的方案中的“存储装置”均是在“半导体存储装置”意义上使用，并未形成新的技术方案；（也就是说，最高院认为，将半导体存储装置修改为存储装置没有形成新的方案）

而且爱普生也在意见陈述中指出，存储装置指的是半导体存储装置；存储装置虽然具有普遍含义，不仅包括半导体存储装置，还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同类型，但在背景技术中已经明确其所指为“半导体存储装置”的前提下，本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”， 一审判决有误，予以纠正 ；（也就是说，本领域技术人员只会将存储装置理解为半导体存储装置，而且爱普生也在意见陈述中指明存储装置就是半导体存储装置，所以将半导体存储装置修改为存储装置，没有超范围）

但对于记忆装置的修改，则不同于存储装置，因为在原专利权利要求书和说明书中均未记载“记忆装置”，该术语属于申请人新增加的内容，没有记载而新增加的内容不符合专利法第三十三条的规定，因此记忆装置的修改不符合专利法第三十三条的规定；

打完最高院，结果是一半符合规定，另一半不符合规定，双方均不服，均向最高院提出了再审申请（当时还不是二审终审制度）；

最高法院观点

无效请求人的再审理由是，将半导体存储装置修改为存储装置扩大了专利的保护范围，应当予以无效；

对此，最高法院认为，申请人在做出主动修改时，只要不超出原说明书和权力要求书记载的范围，修改权利要求书时既可以扩大其请求保护的范围也可以缩小其请求保护的范围；

精工爱普生的修改发生于主动修改时，而非无效宣告请求审查时（无效修改不得扩大专利的保护范围），不违法，因此再审请求人的无效理由不成立不予支持；

对于记忆装置的修改，最高院认为，专利权利要求中的术语一般以本领域的通用含义来理解，根据《中华百科全书》以及《计算机日语词汇》的记载，记忆装置的英文翻译为storage或memory，即存储或者记忆，可见在日文中记忆装置的通常含义是存储装置，因此可以认为在本专利所属技术领域记忆装置的通常含义为应当为存储装置，通常含义是存储装置；

但根据授权公告文本中从属权利要求13、14的记载：“所述记忆装置包括一个基片，在所述基片上设置有一个存储装置和多个端子”，这里的记忆装置又包含了存储装置，可见，这里记忆装置的含义并非存储装置；

爱普生在意见陈述中指出：“记忆装置是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”，然而这样的解释在母案申请以及分案申请的说明书中均找不到任何依据，故 不能将在说明书中没有任何依据的意见陈述作为确定记忆装置含义的决定性依据 （不然，无法促使专利申请人将相关内容尽量写入说明书中）；

可见，这里的记忆装置既不可以解释为存储装置，也不可以解释为精工爱普生在意见陈述中指出的“电路板和半导体存储装置”，本领域技术人员在客观上并不能确定记忆装置的含义；

所以修改后的“记忆装置”既非原申请文件中明确表达的内容，也不是本领域技术人员在阅读完说明书及权利要求书后可以直接且毫无疑义得出的内容，因此，关于记忆装置的修改不符合专利法第33条的规定；

最终，墨盒案中有关存储装置的部分被维持有效，而关于记忆装置的部分被无效；

总结：在主动修改时，只要修改不超范围，既可以扩大权利要求的保护范围，也可以缩小权利要求的保护范围，另外，如果在说明书中找不到任何依据，那么意见陈述中的解释不能作为决定性依据；

关于主动修改增加权要项数

在主动修改的时候可以增加权利要求项数而避免缴纳附加费，这种做法虽然不讲武德，但是法律允许吗？允许！

因为根据专利法实施细则规定：申请人应当自申请日起2个月内或者在收到受理通知书之日起15日内缴纳申请费、公布印刷费和必要的申请附加费；这里的申请附加费就包括了权利要求和说明书的附加费用，如下图所示：

就是说申请人最晚在申请日两个月内就要缴纳申请附加费了，但发明的主动修改时间是在提出实质审查请求时，以及收到进入实审通知书之日起的三个月内，这个时间已经远远超过了缴纳附加费的时间了，所以你再增加权要也没人管你要钱了；

据说国家这样设定，是为了给申请人省点钱，只是没想到日本人那么狠，一下子多了50多条权要，申请人这样做也无可厚非，国家要是不想让你这么做，早就把这个漏洞堵上了，所以，有需要你也可以这样尝试一下；

关于主动修改与超范围就讲到这，本篇及上篇文章法理部分主要参考《最高人民法院（2010）知行字第53、第53-1号行政裁定书》，感兴趣同学可自行搜索观阅；

作者 |吴楠

沉寂了一年之久的资本市场终于“久旱逢甘霖”。3月16日，A股、港股联袂上演大反攻，上证指数大涨3.48%，恒生指数更是上涨9.08%，创出最近13年以来最大单日涨幅。

在市场一隅，不少公募基金同样迎来强势反d。其中，张坤掌舵的易方达优质精选基金（原易方达中小盘混合，110011)3月16日大涨10.10%；次日，该基金净值重新回到6字头，两天反d超过15%。

“公募一哥！yyds”，3月17日，易方达基金股吧里部分投资者难掩激动，在一片沸腾声中，有人钦佩起张坤的“先见之明”。因为就在此前不久，3月9日，张坤管理的易方达优质精选基金、易方达蓝筹精选基金(005827）相继放宽大额申购限制，由此前的1万元上调为5万元。

关于放宽限购的原因，财熵从易方达相关人士处了解到，“当时限购主要是（因为）规模太大，逐步打开限购主要是规模没那么大了”。财熵注意到，截至2021年年底，易方达优质精选的期末净资产为199.84亿元，比上一年同期减少了50.18%。但易方达蓝筹精选期末净资产为676.23亿元，与上一年几乎持平。

前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉财熵：“之前限购是因为市场的投资氛围比较火热，为了保护投资者的利益，防止他们过度追捧，所以（部分基金经理）采取了限购的措施。但现在行情比较差，基金回撤很大，基民投资意愿很低，这个时候限购就没有太大意义了；另一方面，有些想要抄底的基金，也希望能够通过放开限购来吸引资金的入场。”但杨德龙也表示，现在即使放开了，新进的资金也不多。

事实上，即便过去几日市场行情有所回暖，但许多投资者仍对于此前的暴跌心有余悸。以张坤的易方达优质精选基金为例，截至3月15日，该基金净值为5.28，较2月18日下跌约25%，较前期高点下跌超过50%。即便3月16日、17日有所反d，但基民损失依旧惨重。

在过去一年时间里，由于亏损严重，易方达基金股吧里一直充斥着“哀嚎”与“怒骂”——“张坤你还要脸么，都不控制回撤的么”、“收了快二十亿管理费，就这 *** 作水平？遇事就硬抗。只能顺风就起飞？”……

在围绕张坤的讨论中，无时无刻不在上演着“爱恨就在一瞬间”的经典戏码，触发基民态度转变的“按钮”，就是基金的直接损益。而近年来，伴随着资本市场风云变幻，张坤也在舆论的裹挟中演绎着“神起神灭”的话本。

时间回到2021年1月25日。那一天沪指上涨0.48%、深成指上涨0.52%、创业板下跌0.09%，在全天超3000只个股飘绿的背景下，张坤管理的易方达蓝筹精选混合异军突起，暴涨5%，无数基民热血沸腾。

次日，在“蓝筹”、“张坤”等词条相继冲上热搜后，一张配有“坤坤勇敢飞，ikun永相随，坤坤不老，蓝筹到老”字样的图片在微博上刷屏。此时，人们才注意到，原来张坤早已“出圈”。张坤的粉丝们自封“ikun”，不仅为张坤建立了“全球后援会”以及超话，还不遗余力地为他打榜“应援”。

“我在2021年1月份买的（易方达蓝筹精选），就是所有人都在说爱坤的那个时候”、“我在2020年底买的（易方达）中小盘，那时候有很多朋友都在推荐张坤的基金”多位投资者用亲身经历向财熵证实了“明星光环”下的“吸金效应”有多强悍。

当然，粉丝们的“爱意”并非凭空而生。相比起 娱乐 圈明星通过贩卖梦想、打造人设来圈粉固粉，基金经理“吸粉”的一大关键是，要实实在在为粉丝“赚钱”。

作为首位拥有“全球后援会”的基金经理，张坤的赚钱能力可见一斑。

目前张坤在管基金产品4只，其中原易方达中小盘基金是张坤管理时间最长的产品，自2012年9月接任以来，截至2020年年底累计回报高达983.5%，在同类产品中排名前列。张坤亦凭此连续四年揽入“金牛奖”奖杯；而另外一只张坤的“代表作”——易方达蓝筹精选基金表现同样不俗，成立不到两年累计收益率便超过174%。

财熵梳理发现，仅2020年，张坤通过其管理的四只基金，总共为“ikun”们赚取了363.56亿元的收益。

伴随着收益率曲线的增长，张坤的基金管理规模也在逐年扩大。截至2020年年底，张坤管理的易方达基金总规模突破1200亿元，成为公募基金史上首位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理，他也因此被冠以“公募一哥”的称号。

但管理规模太大，反而有可能给基金经理带来烦恼。杨德龙告诉财熵，“规模超过50亿以上的基金，在 *** 作上都会有一定的难度。比如看好的标的可能会买不到足够的量，而且买卖对市场的冲击成本会比较高。所以规模太大时，最好的做法就是采取限购。”

深知其中风险的张坤，确实早早开启了“限购”的策略。据财熵不完全统计，自2020年以来，易方达中小盘曾经历6次申购限额上限调整，从限购100万逐步收紧，直至2021年2月24日暂停申购；而易方达蓝筹精选，最低曾被限制交易不超过2000元。

值得一提的是，就在发出暂停申购公告的当天，易方达中小盘宣布启动2021年首次现金分红，每10份基金份额分9元。这是易方达中小盘自成立以来最大手笔的一次分红。“限购+分红”的组合拳，曾被业内人士视为张坤对外提示风险的信号。

财熵注意到，张坤在2020年基金年报中也曾“委婉”地提示过风险：“近两年公募权益类基金的复合收益率远高于市场平均 ROE 水平，这样的趋势很难长期持续，因此，我们或许应该降低对收益率的预期。”

一语成谶！伴随着2021年以来宏观环境突变及市场风格转换，张坤管理的基金业绩急转直下，易方达中小盘、易方达蓝筹精选最大回撤一度达到30%和31.88%，收益在同类基金中排名倒数。

随着基金业绩走下坡路，张坤的投资能力不可避免地受到质疑，不少粉丝因为亏损严重，对张坤“脱粉”，甚至“粉转黑”。

但仍有不少“理智粉”认可张坤的人格魅力。在他们看来，张坤在高位分红让投资者落袋为安，暂停申购也避免了基民在此后1年里因为加仓而加剧亏损，无论是人品还是能力都值得称赞。

相比起投资者对张坤的“爱恨交织”，业内人士对张坤的评价还是比较高的，有人认为他是极少数能够做到“知行合一”的人，也有人称赞他是中国公募基金界的“巴菲特”。中银证券曾洋洋洒洒为张坤撰写了21页的深度报告，称其是“市场中极其稀有的能长时间稳定打败市场的明星基金经理”。

对于外界的评价，张坤本人总持谦虚态度。

“ 我认为评价一个投资人至少需要 10 年的维度，才能平滑掉风格、周期、运气等方面的影响。相比国际上不少有30年、甚至50年记录的杰出投资人说，我还有太多需要学习和积累的。 ”这是来自张坤在管基金2020年年报中的表述，彼时张坤的任职年限还不到8年。

如果说因为时间问题，难以判断张坤的成就是否有运气等因素的加持，那如今，截至2022年3月19日，距离张坤初任基金经理已经过去了9年174天，接近10年之久。站在当下这个节点回溯过去，或许可以给张坤一个相对客观的评价了。

据财熵不完全统计，截至2022年3月19日，在A股接近3000位基金经理中，管理同一只主动权益类基金超过9年，且任职年化超过15%的基金经理只有12位，其中年化收益率超过20%的也仅有3位，张坤位列第二。从结果来看，张坤的基金管理水平可谓“TOP”级。

为了更好的探究这份成绩单背后的成分，财熵拆解了易方达中小盘基金的历年年报，试图还原一个真实的张坤。

从年度涨幅来看，在过去8个完整的年度里，张坤掌舵的易方达中小盘只有在2018年、2021年取得负收益，其中2018年虽然下跌14.3%，但在同类排名中仍属前列。此外，除了2014年、2021年，易方达中小盘多年来跑赢沪深300指数。

从投资逻辑看，自2012年9月接管易方达中小盘开始，张坤致力于展现自己的“投资风格”——在权益类资产的调整中，不断加大业务模式有特色、成长明确、估值水平合理的个股的投资比例，同时长期坚定持有。

2013年至2016年，易方达中小盘逐步加强对食品饮料、家电、医药等行业的配置比例。尤其是白酒板块，从2013年Q2重仓贵州茅台（600519.SH），2014年Q1买入五粮液（000858.SZ），2015年Q2布局泸州老窖(000568.SZ)，至此集齐了高端白酒三巨头“茅五泸”。此后，白酒在易方达中小盘的收益变动中，发挥着“举重若轻”的作用。

不过在此期间，易方达中小盘在同行业中的表现并不算亮眼。从收益率曲线来看，易方达中小盘基金在2016年之后才开始展现出明显的收益增长趋势，尤其是2019年后增长曲线越发陡峭，这与当时市场风格的转换不无关系。

2016年前后，市场风格从中小盘逐渐转向低估值且业绩增长稳定的白马蓝筹股，易方达中小盘此前重仓坚守的家电、医药、白酒等行业开始渐露优势。而随着2019-2020年消费牛市的到来，资金对白酒等白马蓝筹股的追捧近乎狂热，易方达中小盘收益及规模也在这两年里获得了急剧性增长。

张坤曾坦言“基金持续超额收益来源于个股选择的alpha，即对高质量成长公司的发掘并长期坚定持有”。以“茅五泸”为例，截至2021年年末，易方达中小盘最新的前十大重仓股中，贵州茅台已经连续持有35个季度，五粮液连续持有32个季度，泸州老窖连续持有27个季度。

由此可见，张坤此前的成功，既源于其对个股的选择能力，但同样也离不开时代风口。

“至少应该在你的从业 历史 上，有过两三次敢于对抗全市场，在全场都说不好的时候，你敢于说好”，这是张坤认为一个好的投资人所应该具备的品质。

当然，只有成功的人才有底气说这种话。

在张坤近10年的从业 历史 上，有过不少次这样的成功“抵抗”：比如2013年买入茅台之后，因“塑化剂”风波以及限制“三公消费”等因素跌了30％，但张坤仍选择逆势加仓，这才有了后来“年少不知白酒香”的传奇；2017年华兰生物（002007.SZ）因中报业绩低于预期，9天跌超20%，张坤却选择持续抄底，这才没有错过华兰此后3年超200%的上涨行情。

但张坤也认为，与市场的对抗总会有失败的时候。而失败的代价，似乎比张坤预期的还要惨烈。

2020年Q4至2021年Q1，出于对教育行业未来趋势的乐观判断，张坤通过其掌舵的易方达亚洲精选基金（118001），大举购入好未来（TAL.NYSE）与新东方（09901.HK）的股票。但随着2021年7月“双减”政策出台，教育股全线溃败，2021年Q2易方达亚洲精选净值大幅下跌9.79%。

在易方达2021年中报里，张坤“罕见”地承认了错误：“二季度，教培企业受政策预期影响股价跌幅较大，对基金净值产生了一定的负面影响，也使我反思长期投资框架中的一些假设，希望能够将其进一步完善。”

事实上，即便没有踩雷教育股，易方达亚洲精选基金一直以来的表现也不尽如人意。

张坤自2014年掌管该基金以来，主要用于配置港股和中概股。但盘点其历年来的涨幅，除了2017年、2019年、2020年取得明显收益之外，其余年份均表现不佳。而且即便是正收益，其成绩与恒生 科技 指数相比也没有太大的优势。

张坤曾在2013年的一篇投资笔记中坦言“投资的业绩是由两方面决定的，一是把握住了多少机会，二是犯了多少错误”。回过头来看，这一年多来张坤在管基金表现差强人意，很大程度也与这两个因素有关。

一方面，是为了坚守自己的“能力圈”，张坤在2021年错失了新能源和半导体的大好行情，导致基金业绩不佳；另一方面，自2020年以来，张坤在个股层面频繁踩雷，最典型的莫过于在2020年Q3重仓买入美年 健康 （002044.SZ）。

彼时美年 健康 商誉高企，且连续5个季度扣非净利润出现下滑。按理来说，这种公司不应该出现在张坤的“选股池”中。但张坤不仅重金押注，之后的 *** 作更是令人不解。

2021年Q3，阿里巴巴（09988.HK）大举减持了美年 健康 的股票，导致其股价连续暴跌超过20%。而张坤掌管下的易方达中小盘、易方达蓝筹精选基金却“逆流而上”，易方达中小盘甚至在2021年Q1把美年 健康 加仓到了第一重仓股的位置。后面的故事大家也都知道了——随着业绩暴雷，美年 健康 股价短短半年跌去60%，易方达蓝筹精选与易方达中小盘则相继在2021年Q2、Q3“落荒而逃”。

雪上加霜的是，随着国家反垄断政策出台，原本在2020年度为易方达蓝筹精选贡献超额收益的腾讯（00700.HK）、美团（03690.HK）等互联网巨头在2021年相继遭遇滑铁卢，对该只基金的回撤构成了极大压力。

耐心寻味的是，就在这样的背景下，2021年9月，张坤将旗下的“易方达中小盘混合”变更为“易方达优质精选”，投资范围扩大为A股和港股，同时重仓购入腾讯、京东（09618.HK）、香港交易所（00388.HK）等个股。其中腾讯控股在张坤或主动加仓或减持白酒导致被动上升的情况下，在2021年Q4一举跃升为易方达优质精选、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有期（009342）的第一大重仓股，在易方达亚洲精选中位列第二。

然而，2022年开年后的一场“中概股风波”，让腾讯、京东等互联网巨头再次遭遇重创。张坤旗下基金接连折损，其中易方达蓝筹在3月15日当天创下了44.59%的 历史 最大回撤，

易方达优质精选也是近十年来首次回撤超过45%，实属罕见。

除了错失热门行情，且在部分企业中不断踩雷之外，张坤擅长的白酒股，回头看也没有实现穿越周期，近一年来走势同样疲软。

借用张坤自己对老虎基金掌门人罗伯逊的评价，其近一年多来业绩不佳，或是三重因素叠加的结果：“错过自己不擅长的、没有在自己擅长的领域做好、进入自己不擅长的领域并做错”。

兜兜转转，无论是被捧上神坛，还是被踩入谷底，张坤还是那个张坤。2021年以来对港股的增持、对未来趋势的乐观研判，以及2022年以来逐步放开限购等动作表明，张坤正在坚守自己的“独立思考”。

但在经历了最近一年的滑铁卢之后，这一次，张坤能够“对抗”成功吗？

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